공정거래위원회의 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」개정

공정거래위원회의 

「지식재산권의 부당한 행사에 

대한 심사지침」 개정

■ 심사지침의 개정 및 그 시사점

공정거래위원회는 2014. 12. 17. 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(공정거래위원회 예규 제205호)」(이하 ‘심사지침’)을 개정하고 2014. 12. 24. 부터 시행하였습니다. 최근 지식재산권 분야에서 부각되고 있는 특허관리전문회사(Non-Practicing Entity, 이하 ‘NPE’)와 표준필수특허권자의 특허권 남용행위 등의 합리적인 법집행의 준거를 마련하고, 지식재산권 행사에 대한 일반적인 심사원칙과 남용행위 유형체계를 개편하였으며 관련시장 추가 등 상당수의 내용을 보완하였습니다.

먼저 NPE를 활용한 지식재산권의 활용에 있어 주의가 요구됩니다. 지식재산을 통한 수익화(monetization)가 활발해지면서 해외는 물론이고 국내에서도 다양한 NPE 유형의 업체가 등장하여 활동하고 있습니다. 종래에는 특허권자가 직접 권리행사를 통해 수익화를 했다면 최근 들어서는 양도, 독점적 실시권허여 등의 방법으로 NPE를 통한 권리행사가 확대되고 있습니다. 개정된 심사지침은 NPE의 특허권 남용행위에 대해 구체적으로 규정하고 있는바, 향후 NPE를 통한 지식재산권 행사에 있어 보다 면밀한 검토가 필요합니다. 한편 국내외 NPE로부터 권리행사를 받고 있는 업체의 입장에서는 역으로 해당 NPE의 요구사항을 개정 심사지침에 비추어 살펴봄으로써 공정거래법 위반의 가능성이 있는 행위에 대해서 보다 적극적인 대응이 가능하게 되었다고도 할 수 있습니다.

또한 표준필수특허권자의 부당한 요구에 대응할 수 있는 근거가 보다 명확해졌다는 점에도 주목할 필요가 있습니다. 국내의 많은 IT업체들의 경우 다양한 해외 표준필수특허권자들과 실시권허여계약을 체결하고 있으며 그 과정에서 부당한 요구를 받는 경우가 있었습니다. 개정 심사지침은 FRAND 조건의 실시허락을 부당하게 회피, 우회하는 행위나 표준필수특허의 실시허락을 하면서 실시권자가 보유한 관련 특허권의 행사를 부당하게 제한하는 행위를 남용행위로 추가하여 규제하고 있는바, 막대한 로열티를 지급하고 있는 국내 업체들로서는 개정 심사지침을 근거로 하여 표준필수특허권자의 부당한 요구에 대처할 수 있게 되었다 할 것입니다. 공정거래위원회는 이번 심사지침 개정을 통해 보완된 제도를 바탕으로 특허권 남용행위를 적극적으로 감시할 계획이라 하므로, 공정거래위원회를 통해 특허권 남용행위의 시정을 적극적으로 도모해 볼 수 있을 것입니다.

■ 심사지침의 주요한 개정 내용

1. 일반적 심사원칙 보완 및 지식재산권 행사의 남용행위 유형체계 개편

(1) 지식재산권 행사의 ‘일반적 심사원칙’ 관련 내용 보완

① 공정거래법 적용이 배제되는 지식재산권의 정당한 행사에 대한 판단기준의 명확화(심사지침 Ⅱ. 2. 가.)

공정거래법 제59조의 규정의 적용이 배제되는 지식재산권의 정당한 행사라 함은 관련 법률에 따라 허여받은 지식재산권의 배타적 사용권 범위 내에서 행사하는 것을 말하나 외형상 지식재산권의 정당한 행사로 보이더라도 그 실질이 지식재산 제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우에는 정당한 지식재산권의 행사로 볼 수 없으며, 지식재산권의 행사가 정당한 것인지 여부는 특허법 등 관련 법령의 목적과 취지, 당해 지식재산권의 내용, 당해 행위가 관련시장의 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다고 규정하였습니다. 이는 2014년에 선고된 대법원 판결의 입장(대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결)을 반영한 것으로 보입니다.

② 심사지침을 불공정거래행위 중심에서 시장지배적지위 남용행위 중심으로 전환(심사지침 Ⅱ. 2. 나 및 다)

심사지침은 원칙적으로 지식재산권의 행사가 시장지배적지위 남용행위 및 복수 사업자 사이의 부당한 공동행위에 해당하는지 여부에 대한 판단기준을 제시하기 위한 것이라는 점을 분명히 하면서 불공정거래행위에 해당하는 지 여부에 대하여는 「불공정거래행위 심사지침」을 적용하여 판단하도록 하였습니다. 따라서 원칙적으로 사업자가 단독으로 지식재산권을 행사하는 경우 그 사업자가 시장지배력을 보유한 경우에 한하여 심사지침을 적용하고 특히 사업자가 지식재산권을 행사하면서 단독으로 행하는 거래거절, 차별취급, 현저히 과도한 실시료 부과는 원칙적으로 이를 행하는 사업자가 압도적인 시장지배력을 보유한 경우에 적용합니다. 이때 시장지배력 여부는 지식재산권의 존재뿐만 아니라 해당 기술의 영향력, 대체기술의 존부, 관련시장의 경쟁상황 등을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

③ 지식재산권 행사의 관련시장에 ‘혁신시장’을 추가함(심사지침 II. 3. 가.)

위법성 판단 시 고려되는 관련시장 획정’에 있어서 통상적인 상품, 용역이 거래되는 상품시장 이외에도 실시허락계약 등의 형태로 관련 기술이 거래되는 기술시장만을 고려하던 개정 전 심사지침에 추가적으로 새로운 또는 개량된 상품이나 기술, 공정을 위한 특정한 연구개발과 관련된 혁신시장을 고려할 수 있음을 명시하였습니다. 지식재산권의 행사가 초래할 수 있는 혁신에 대한 경쟁효과가 때로는 상품시장 및 기술시장에 대한 분석만으로는 충분히 고려되기 어려울 수 있기 때문에, 지식재산권의 행사가 새로운 또는 개량된 상품이나 공정을 개발하는 경쟁에 영향을 미치는 경우에는 상품시장 및 기술시장과는 별도로 혁신시장을 고려할 수 있습니다.

(2) 지식재산권 행사의 남용행위 유형 체계 조정 및 보완(심사지침 Ⅲ)

지식재산권 행사의 남용행위의 유형을 ① 특허권의 취득, ② 소송을 통한 특허권 행사, ○3 실시허락, ④ 특허풀 및 상호실시허락, ⑤ 표준기술 관련 특허권의 행사, ⑥ 특허분쟁과정의 합의, ○7 특허관리전문사업자의 특허권 행사로, 즉, 특허권 취득으로부터 행사(소송, 실시허락 등)까지 단계적으로 제시하는 체계로 개선하였습니다. 특히 ① 특허권 취득 단계에서의 그랜트백(Grantback)을 통한 특허권 취득의 법위반 여부 판단기준을 제시하였고, ○2 소송을 통한 특허권 행사와 관련된 법 위반 판단기준을 보완하여 기만적으로 취득한 특허에 근거한 특허침해소송 제기 행위 등이 남용행위에 해당할 수 있고 ○3 실시허락 단계에서 하나의 또는 밀접하게 관련된 복수의 특허를 실시허락하면서 다수의 특허들을 함께 실시허락하는 패키지 실시허락(Package Licensing) 시 불필요한 특허를 함께 구입하도록 강제하는 것은 끼워팔기에 해당할 수 있음을 명시하였습니다.

2. 특허관리전문회사 관련 내용 추가

(1) 정의 규정의 신설{심사지침 Ⅰ. 3. 가. (7)}

NPE라는 용어를 특허관리전문사업자라고 칭하고 특허기술을 이용하여 상품의 제조ㆍ판매나 서비스 공급은 하지 아니하면서 특허를 실시하는 자 등에 대한 특허권의 행사를 통하여 수익을 창출하는 것을 사업활동으로 하는 사업자로 정의하였습니다.

(2) 특허관리전문사업자의 남용행위를 유형화하여 예시(심사지침 Ⅲ. 7.)

특허관리전문사업자의 남용행위를 다음 5가지 유형으로 구체화하여 예시하였습니다.

• 과도한 실시료 부과 : 통상적인 거래관행에 비추어 현저히 불합리한 수준의 실시료를 부과하는 행위(심사지침 Ⅲ. 7. 가.)

이때, 실시료 수준이 합리적인지 여부를 판단함에 있어서는 특허의 객관적인 기술적 가치, 특허권자가 다른 실시권자로부터 받는 실시료, 유사한 특허에 대해 실시권자가 지불하는 실시료, 실시허락계약의 성질과 범위, 실시허락기간, 해당 특허를 이용하여 생산한 제품의 수익성 등 여러가지 요소를 고려할 수 있다고 규정하였습니다.

• FRAND 조건의 적용 부인 : 제3자로부터 취득한 특허권에 대해 통상적인 거래관행에 비추어 볼 때 불합리한 수준의 실시료를 부과하면서 종전 특허권자에게 적용되던 FRAND 조건의 적용 부인하는 행위 (심사지침 Ⅲ. 7. 나.)

• 부당한 합의 : 컨소시움을 통해 특허관리전문사업자를 설립한 복수의 사업자들과 함께 컨소시움에 참여하지 않은 사업자들에게 특허의 실시허락을 부당하게 거절하거나 차별적인 조건으로 실시계약을 체결하기로 합의하는 행위(개정 심사지침 Ⅲ. 7. 다.)

• 부당한 특허소송 제기 및 소송제기 위협 : 상대방이 특허관리전문사업자의 특허권 행사에 대응하는 데 필요한 중요 정보를 은폐 또는 누락하거나 오인을 유발하는 등의 기만적인 방법을 사용하여 특허소송을 제기하거나 특허침해 경고장을 발송하는 등의 행위(심사지침 Ⅲ. 7. 라.)

• 특허권자의 위임에 의한 부당한 행위 : 특허권자가 특허관리전문사업자에게 특허권을 이전하고 특허관리전문사업자로 하여금 다른 사업자에 대하여 과도한 실시료 부과, FRAND 조건의 적용 부인 등(심사지침의 Ⅲ. 7. 가, 나. 등)의 행위를 하도록 하는 행위(심사지침 Ⅲ. 7. 마.)

3. 표준필수특허권자 관련내용 추가

(1) 정의 규정 신설 {심사지침 Ⅰ. 3. 가. (6)}

표준필수특허(Standard-Essential Patent)를 표준기술을 구현하기 위한 특허로서, 표준기술을 필요로하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 실시허락을 필수적으로 받아야 하는 특허라고 정의하였습니다.

(2) 표준필수특허권자의 침해금지청구 관련 내용(심사지침 Ⅲ. 5. 나.)

표준필수특허권자가 FRAND 조건으로 실시허락할 것을 확약한 경우 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자(willing licensee)에 대하여 침해금지청구를 제기하는 것이 특허권 남용행위가 될 수 있음을 규정하였습니다. 특히 표준필수특허권자가 잠재적 실시권자와 실시허락을 위해 성실하게 협상하지 않고 침해금지청구를 제기하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다는 점을 밝히면서 그 판단기준으로 공식적인 협상제안 여부, 협상기간의 적절성 여부, 제시한 실시허락 조건이 합리적ㆍ비차별적인지 여부, 협상 난항시 중재 모색 여부 등을 종합적으로 고려하여야 한다는 입장입니다.

더불어 침해금지청구가 부당한 행위로 판단될 가능성이 낮은 경우로는 잠재적 실시권자가 법원이나 중재기관의 결정에 따르기를 거절하는 경우와 같이 실시허락 받을 의사가 없다고 인정되거나, 잠재적 실시권자가 파산 등으로 손해배상을 기대하기 어려운 경우 등을 예시하였습니다.

(3) 새로운 유형의 표준필수특허권자의 남용행위 추가{심사지침 Ⅲ. 5. 가. (3)및 (6)}

표준필수특허권자의 남용행위로, 기존 심사지침의 기술표준 관련 특허권의 행사 남용행위 유형에 더하여, 관련시장에서의 독점력을 강화하거나 경쟁사업자를 배제하기 위하여 FRAND 조건으로의 실시허락을 부당하게 회피, 우회하는 행위와 표준필수특허의 실시허락을 하면서 실시권자가 보유한 관련 특허권의 행사를 부당하게 제한하는 행위를 추가하였습니다.