소녀시대 명칭 사용 등록무효-등록취소 소송 대법원 파기환송 이끌어내

소녀시대 명칭 사용

등록무효-등록취소 소송

대법원 파기환송 이끌어내

법무법인(유한) 태평양("bkl")은 인기 걸 그룹인 '소녀시대'와는 전혀 관련이 없는 제3자가 ‘소녀시대’ 명칭을 사용하여 등록을 마친 상표에 대해 위 소녀시대의 소속사 측에서 등록무효 및 등록취소 소송을 제기한 건에서 해당 상표의 등록이 유효하다고 본 특허법원의 판결에 대하여 대법원의 파기환송 판결을 이끌어 냈습니다.

원고는 걸 그룹인 ‘소녀시대'와는 아무런 관련이 없는 일반인인바, ‘’라는 표장으로 상표서비스표(지정상품: 의류, 식품 등 다수이며, 음반이나 CD 등은 포함하지 아니함)를 출원하여 2009. 2. 9.경 등록을 받았습니다(상표서비스표등록 제26443호, 이하 “이 사건 상표”). 

한편, 피고는 ‘소녀시대’ 그룹을 기획, 관리하는 연예 매니지먼트 회사로, 원고가 이 사건 상표를 등록하기 이전에 이미 ‘' 및 ''표장으로 음반, CD 등을 지정상품으로 하여 2008. 6. 23.경 등록된 상표들(상표등록 제750952호 내지 제750955호, 이하 "피고 선사용상표")을 보유, 사용하고 있었습니다.

이와 관련하여 피고는 피고 선사용상표가 ‘음반, 음원, 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등과 관련하여 수요자에게 피고의 상표·서비스표로 널리 알려져 있었음을 밝힘과 아울러, 만약 이와 유사한 이 사건 상표가 그 지정상품 및 지정서비스업에 사용되면 소비자들 사이에서 피고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 염려가 있음을 주장하면서, 이 사건 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호(“수요자를 기만할 염려가 있는 상표”)에 해당함을 이유로 이 사건 상표에 대한 무효심판을 청구하였습니다.

한편 피고는 표장(이하 "대상표장")을 티셔츠, 액세서리, 음반, 음원, 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업 등에 사용하고 있었는데 원고는 2011. 12.경 이라는 구성의 표장(이하 "원고 실사용상표")을 의류, 가방, 신발, 액세서리 등의 상품에 사용하였습니다. 

이에 피고는 원고 실사용상표가 이 사건 상표와 유사한 상표이고, 대상표장은 원고 실사용상표 사용 당시 이미 수요자들 사이에서 피고의 상품 내지 서비스업을 표시하는 식별표지로 인식되어 있었는바, 이러한 원고 실사용상표로 인해 대상표장의 사용상품·서비스업과의 사이에 혼동이 발생하였다고 주장하면서, 상표법 제73조 제1항 제2호("상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우")에서 규정하는 이른바 상표권자의 부정사용에 해당함을 이유로 이 사건 상표에 대한 취소심판을 청구하였습니다.

취소심판 및 무효심판에서는 피고의 주장이 모두 인정되었으나 원고가 위 심판들에 대하여 특허법원에 각 심결취소소송을 제기하였으며, 이들 심결취소소송과 관련하여 특허법원은 다음과 같은 이유로 피고의 주장을 인정하지 아니하고 이 사건 상표가 유효하고 취소의 대상에도 해당하지 않는다는 판단을 내렸습니다. 

구체적으로 특허법원은 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부와 관련하여, 피고 선사용상표가 음반, 음원과 같은 상품 및 이와 연계된 가수 공연업, 음악 공연업, 방송 출연업, 광고 모델업과 같은 서비스업과 관련하여서는 피고의 상품 내지 서비스업을 표시하는 식별표지로 인식되었음을 인정하였으며, 피고 선사용상표와 이 사건 상표가 유사한 표장이라는 점도 인정하였습니다. 그러나 특허법원은 이 사건 상표의 지정상품이나 지정서비스업이 의류, 놀이용구, 식음료 제품 및 식품소매업, 완구판매대행업 등이어서 피고 선사용상표가 사용된 상품인 음반, 음원과 대비하여 그 상품이나 서비스업의 종류가 상이하고, 피고 선사용상표가 단순히 특정인의 상표 내지 서비스표로 알려진 정도를 넘어서 주지·저명한 정도에 이르렀다고 볼 증거가 없어 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 보았습니다. 

한편, 상표법 제73조 제1항 제2호가 인정되려면 상표권자가 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 등으로 인해 상품 품질의 오인이나 타인 상품과의 혼동이 발생하여야 합니다. 이에 대하여 특허법원은 원고 실사용상표가 등록상표인 이 사건 상표와 유사하다는 점 및 소녀시대 음반의 수요자들이 ‘소녀시대’나 ‘Girls’ Generation’이라는 명칭을 특정인의 상품표지로 인식하였을 것이라는 점을 인정하면서도 대상표장은 음반, 음원 및 관련 서비스업과 관련한 식별표지로 인식되었을 뿐이고, 이를 넘어서 주지·저명한 정도에 이르렀다고 볼 증거가 없어, 대상표장에 관한 상품 및 서비스와 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려는 없다고 보아, 피고의 주장을 받아들이지 않았습니다. 

피고는 위 특허법원 판결들에 대해 상고하였으며 BKL은 위 상고심 2건에서 피고의 소송대리를 맡았습니다. 

bkl은 상고심에서 ‘소녀시대’ 그룹이 다양한 음악 공연 활동, 방송프로그램 출연 등을 하면서 다수의 상을 수상하고, 여러 차례 언론 매체에 보도된 정황을 상세히 설명하면서, 일반공중 대부분에 대하여 ‘소녀시대’ 및 ‘Girls’ Generation’명칭이 널리 알려져 있다는 점을 다양한 근거 자료를 통하여 설득하였습니다. 

이에 대법원에서도 피고 측의 주장을 받아들여, '소녀시대' 그룹의 명칭인 '소녀시대' 혹은 'Girls’ Generation'에 대하여 통상의 연예활동에서 예상되는 것보다 상당히 높은 수준의 인지도를 갖게 되어 저명성을 획득하였음을 인정하였고, 이에 따라 이 사건 상표나 원고 실사용 상표가 피고가 보유하거나 사용한 피고 선사용상표나 대상표장의 상품이나 서비스업과는 다른 지정상품 및 지정서비스업 등에 사용된다 하더라도 양 표장들 사이에는 출처의 오인·혼동 우려가 존재한다는 점을 인정하여 위 특허법원 판결들을 모두 파기환송 하였습니다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 및 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결).

bkl의 지적재산권 팀은 위 상고심 사건에서 ‘소녀시대’ 그룹의 저명성에 대한 다양한 기초 사실 및 근거를 제시하여 재판부를 설득하였으며, 이러한 사실관계를 바탕으로 상표법의 법리에 관한 치밀한 접근을 통하여 대법원에서 파기환송을 이끌어 낼 수 있었습니다.