최근 수년간 다양한 산업 분야에서 지적재산권 관련 분쟁이 늘어나고 있습니다. 특히 건설업계에서도 주요 기술에 대한 특허권 확보 전략을 취하는 기업들이 증가하면서 특허 관련 기술 분쟁도 증가하고 있습니다. 또한, 기존에 법률상 보호가 어려웠던 ‘아이디어’를 충분히 보호한다는 입법목적에 따라 부정경쟁방지 및 영업비밀에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’) 제2조 제1호 차.목이 2018. 4. 17. 신설되어 2018. 7. 18.부터 시행되었는데, 위 차.목 규정이 신설됨에 따라 하도급법에 의한 규율과는 별도로, 지적재산권법의 영역에 속하는 부정경쟁방지법에 바탕하여 기술탈취나 무단사용에 관한 폭넓은 규제가 가능하게 되었습니다. 주무부서인 특허청은 건설업계에서의 아이디어 탈취행위도 조사 대상으로 삼고 있습니다.
부정경쟁방지법 차.목 규정의 신설 및 주부부서인 특허청의 적극적인 대응은, 건설업계에서도 관련 분쟁 발생 가능성 또는 업무 리스크를 새로이 점검할 필요가 있음을 시사하고 있습니다. 이에 특허권 침해 분쟁의 최근 경향과 더불어 새로운 아이디어 탈취에 관한 분쟁 경향 및 이에 대한 대응방안에 관하여 아래와 같이 소개해드리고자 합니다.
**[**건설업에 관한 특허분쟁의 양상 및 대응방안]
(1) 특허분쟁의 양상
특허청의 최근 지식재산통계연보에 의하면, “건설업, 건축기술 서비스” 분야의 특허 출원 수는 매년 5,000건 정도에 이릅니다(2012년 5,154건, 2013년 5,463건, 2014년 5,174건, 2015년 5,330건, 2016년 5,308건). 전체 특허 및 실용신안 출원에서 건설분야가 차지하는 비중은 20년 전 무렵 3.2%에 불과하였으나, 최근에는 4.5%에 이르고 있습니다.
특허권에 기초한 분쟁은 주로 특허권을 보유하고 있는 타 건설사(주로 하청업체)로 인하여 발생하는 것으로 파악됩니다. 예를 들어, 사업 진행을 위해 타 건설사가 보유하고 있는 고유의 특허기술의 사용이 필요한 경우, 시공사가 타 건설사에게 공사 견적을 의뢰하는 경우가 있습니다. 시공사는 타 건설사가 보유하는 특허기술에 바탕하여 특수한 공법에 관한 견적을 받은 후, 검토 과정에서 제3의 건설사를 통하여 공사를 도급하는 경우가 있습니다. 이 경우 견적을 진행한 건설사는 시공사를 상대로 자신들의 특허기술을 무단으로 사용하고 있다는 취지로 특허권 침해를 주장하게 됩니다. 이처럼 건설업계에서는 사업 초기에 여러 업체들로부터 견적 내지 관련 기술 자료들을 받다 보니, 특정 업체를 선택하여 사업을 본격적으로 진행하는 과정에서 특허권의 침해에 관한 분쟁에 집중적으로 노출되는 것으로 보입니다.
(2) 특허권 침해시의 효과 및 대응방안
시공사가 진행하는 사업이 타인의 특허권을 침해하는 것으로 판단되는 경우, 특허법이 정하는 손해배상의무를 부담함은 물론이고, 경우에 따라서는 특허기술에 바탕하여 진행되는 해당 사업 전체나 특정한 주요 부분의 시공 자체가 중단되는 경우가 발생할 수 있습니다. 특허권 침해 여부는 사용자의 특허기술 사용 여부에 관한 인식과 무관하게 사용기술이 특허권의 권리범위에 속하는지의 여부만이 고려되는바, 시공사로서는 실제 공사에 사용하려는 기술이 타 건설사가 보유하는 특허기술과 동일하거나 유사한지 여부를 미리 검토할 필요가 있습니다. 그 밖에 실제 분쟁이 발생할 경우에 타 건설사가 보유하는 특허권이 그 출원 당시에 건설 업계에서 널리 알려진 기술이라거나 또는 선행 기술과의 관계에서 별달리 진보된 기술이 아니라고 판단할 만한 충분한 자료가 있는 경우, 타 건설사의 특허권의 등록 무효를 적극적으로 구하여 관련 기술의 사용 방안을 확보해 두어야 할 필요가 있습니다.
**[**부정경쟁방지법에 기초한 분쟁 및 대응방안]
(1) 부정경쟁방지법에 기초한 분쟁
시공사가 업무 과정에서 타 건설사 또는 자재공급자 등으로부터 기술 제안을 받고 해당 공사에 도움이 되지 않을 것으로 판단하여 기술 제안을 수용하지 아니한 이후, 타 건설사 또는 자재공급자 등이 시공사를 상대로 아이디어 도용을 주장하면서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목에 기초하여 특허청에 신고하거나 법원에 소송을 제기하여 분쟁이 야기될 수 있습니다.
이하에서는 법령의 내용 및 특허청의 조사실무를 중심으로 신설 부정경쟁방지법 규정에 대한 대응방안을 검토하여 보도록 하겠습니다.
(2) 신설 부정경쟁방지법 제2조 제1항의 도입 배경, 규정 및 효과
기존 부정경쟁방지법에서도 아이디어가 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과’에 해당할 경우 기존 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목(현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카.목)에 의하여 보호될 여지가 있었습니다만, 이러한 규정만으로는 아이디어 탈취행위를 문제 삼기가 어렵다는 지적이 있었습니다. 이에 중소·벤처기업 및 개인 개발자의 아이디어를 적극 보호하고 건전한 거래질서가 유지되도록 하려는 취지에서 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1항 차.목이 신설되었습니다.
신설 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목은 (i) 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 경우 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목상 부정경쟁행위를 구성하는 것으로 정하고 있습니다(부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목 본문). 다만, (ii) 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 부정경쟁행위를 구성하지 않습니다(부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목 단서).
개정법은 아이디어 도용행위를 형사처벌 대상에서 제외하였으나(제18조 제3항), 부정경쟁행위에 대한 금지청구(제4조), 손해배상청구(제5조) 및 특허청장 등의 조사, 시정권고의 대상으로 규정하고 있습니다(제7조, 제8조).
(3) 특허청의 조사 개시 및 절차, 시정권고
부정경쟁행위를 신고하려는 자는 특허청 부정경쟁행위 제보센터 또는 지식재산보호원 위조상품 및 부정경쟁행위 제보센터의 온라인/오프라인 창구를 통하여 신고서 및 첨부자료를 제출할 수 있고 신고서가 제출되면 특허청은 조사에 착수합니다.
신고인의 신고가 특허청에 접수되면, 특허청 관계 공무원(이하 ‘조사관’)은 피신고인에게 자료제출이나 출석을 요구할 수 있으며, 이 경우 ‘조사의 목적∙취지 및 내용, 제출기한 또는 출석 일시∙장소, 자료제출이나 출석거부에 대한 제재조치 및 근거법령을 기재한 서면을 발송하여야 합니다(부정경쟁행위 방지에 관한 업무처리규정 제3조 제2항). 사안에 따라 전문가의 자문이 필요한 경우 관련 분야의 전문가, 변호사, 변리사, 교수, 특허청 심사관·심판관 등으로 구성된 자문회의를 개최하여 의견을 청취할 수 있습니다(동 규정 제3조 제7항).
조사관의 조사가 종료된 후 시정권고를 하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특허청은 당사자의 의견을 들어야 하고(부정경쟁방지법 제9조), 이 경우 의견청취 예정일 10일 전까지 상대방, 이해관계인, 참고인 또는 그 대리인에게 서면으로 그 뜻을 통지하여 의견을 진술할 기회를 주어야 합니다(시행령 제3조 제1항). 위 통지를 받은 시정권고의 상대방, 이해관계인, 참고인 또는 그 대리인은 지정된 일시에 지정된 장소로 의견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 수 있습니다(시행령 제3조 제2항).
특허청장은 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 부정경쟁행위를 위반한 행위가 있다고 인정되면, 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 그 행위를 중지하거나 표지를 제거 또는 폐기할 것 등 그 시정에 필요한 권고를 할 수 있습니다(부정경쟁방지법 제8조). 조사관은 조사결과가 확정된 날로부터 7일 이내에 조사결과를 당사자에게 통지하여야 합니다(업무처리규정 제8조의2 제1항).
(4) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목의 해석에 관한 특허청의 실무
특허청 조사사건의 진행 개시
특허청은 산업재산보호과를 두고, 부정경쟁방지법 위반의 조사를 위한 담당 서기관과 사무관을 별도로 지정하여 두고 있습니다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목에 바탕한 특허청 산업재산보호과의 조사절차는 신고인이 ‘자신의 아이디어를 피신고인이 사용하였다’는 취지의 신고서를 특허청에 제출함으로써 시작됩니다. 구체적으로 신고인은 ① 자신의 아이디어가 포함된 정보를 피신고인에게 제공하였고, ② 피신고인이 신고인의 아이디어를 사용하였다(예를 들어, 관련 사업을 영위하고 있다)는 취지의 신고서를 제출합니다.
부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목 본문의 해석에 관한 특허청 실무
**[“**사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정” 요건의 해석] 신고인이 피신고인에게 아이디어를 포함한 정보를 제공하였고 이후 신고인과 피신고인 사이에 정보교환 과정(예컨대 이메일 등을 주고받았거나, 또는 별도의 회의를 가졌거나 등)이 있었다면, “사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정”이 있었던 것으로 보는 것으로 파악됩니다.
**[(**아이디어가 포함된 정보를) “제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용” 요건의 해석] 피신고인이 신고인의 아이디어를 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하였음을 제안자(신고인)가 입증하여야 합니다.
**[**정리] 특허청은 제공 아이디어에 관하여 신고인과 피신고인 사이에 어떠한 형태로든 정보교환이 있었고, 피신고인의 사업과 신고인의 아이디어 간에 일부라도 유사성이 있다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 본문의 요건이 충족된다고 보는 것으로 파악됩니다.
부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목 단서의 해석에 관한 특허청 실무
단서규정이 적용된다는 점은 피신고인이 입증하여야 합니다.
**[“**아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었다는 요건” 관련] (위 단서 규정의 적용을 피하기 위한 목적에서) 신고인은 (피신고인이 자신의 아이디어를 사용하였다는 사실이 인정된다면) 가능한 한 자신의 아이디어를 좁게 특정할 가능성이 높습니다. 이 경우 피신고인은 신고인의 아이디어를 이미 알고 있었다는 사실을 증명하기가 그만큼 어려워지게 될 것입니다.
**[“**아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우” 요건의 해석] 특허법상 특허 무효사유 중 하나인 신규성 부정 요건과 달리, 단순히 아이디어가 알려져 있다는 것만으로는 부족하고, 아이디어가 동종 업계에 널리 알려진 경우에 해당하여야 합니다.
**[**정리] 따라서 특허청 조사과정에 있어 단서규정의 적용을 받기 위해서 피신고인으로서는 ‘신고인이 주장하는 아이디어와 동일한 수준의 아이디어를 이미 알고 있었다’는 점을 어떠한 방식으로 주장·입증할지 면밀히 검토하여 준비할 필요가 있습니다.
(5) 건설업에 관한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목 관련 대응방안
건설업의 특성상, 공사나 사업 등에 관여하는 당사자가 다수이고 타 건설사 또는 관련 사업자로부터 기술 제안을 받는 경우가 빈번하므로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차.목에 관한 특허청의 조사 실무를 바탕으로 사전에 대비책을 세울 필요가 있습니다.
각 사업의 특성에 따라 개별적으로 판단하여야 하지만, 특정 사업을 진행함에 있어 제3자로부터 아이디어를 공급받은 바가 있는지 분명하게 파악할 필요가 있습니다. 특히 공동 사업 내지 업무 협업을 진행하는 건설사로부터 아이디어를 취득하는 경우가 있는지, 다수 건설사의 경쟁입찰 과정에서 낙찰자 외의 자로부터 아이디어를 제안 받은 적이 있는지 등을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.
한편, 아이디어의 수령 방법 및 창구를 정비하여 아이디어 수령 방식(제안서 포맷 제공 등)을 표준화하고, 타 건설사가 제안한 아이디어를 채택하지 않을 경우 타 건설사에게 그와 같은 결과를 안내하고, 향후 부당한 사용을 막고자 관련된 자료를 일괄적으로 폐기하며, 이에 대한 분명한 증거자료를 남겨두는 것이 바람직합니다. 타 건설사로부터 제안된 아이디어를 사용하였다는 불필요한 오해를 피하기 위해서는 사업 진행 당시 이미 알고 있었던 아이디어를 사용하였다거나 업계에서 널리 알려져 있었던 아이디어에 바탕하여 사업을 진행하였음을 입증할 수 있는 근거자료를 충분히 확보하여 둘 필요성이 있습니다.
