2021년 12월 17일, 중국 최고인민법원(이하 “최고법원”)은 삭사글립틴 의약품 특허권 침해 분쟁 2심 판결[1] (이하 “본건 판결”)에서 역지불 합의(reverse payment agreement)[2]가 <반독점법>상 금지되는 독점 협의(카르텔)에 해당되는지에 대해 심리하였습니다. 본건 판결은 중국 법원이 최초로 “의약품 역지불 합의”가 <반독점법>에 위배될 수 있음을 인정한 사례로, 아래에서는 본건 판결의 주요 내용과 그 시사점에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
I. 본건 판결의 주요내용
공개된 판결서에 따른 본건 판결의 주요 사실관계는 아래와 같습니다.
1) A는 삭사글립틴 특허(이하 “본건 특허”)의 원 특허권자이고 B는 제네릭 제약회사임. 2011. 8. 10. B는 A를 상대로 본건 특허에 대한 무효심판을 청구하였음.
2) A와 B는 2012. 1. 4. B가 무효심판청구를 취하하는 것을 조건으로 하는 화해계약(이하 “본건 화해계약”)을 체결하였고, 이후 B는 무효심판청구를 취하하였음. 본건 화해계약에 의하면, A 및 A의 특허 양수인은 B 및 B의 계열사의 본건 특허에 대한 침해 행위에 대하여 여하한 법적 책임을 묻지 않을 것을 확약하였음.
3) 2014. 5. 23. A는 본건 특허를 a에게 양도하였고, 2019. 4. 23. a는 본건 특허의 특허권자로서 남경시 중급인민법원(이하 “1심 법원”)에 B의 계열사 b를 상대로 본건 특허에 대한 특허침해소송을 제기하였음.
4) 2020. 10. 30. 1심 법원은 확인대상 의약품은 본건 특허의 범위에 속하나, 본건 화해계약에 따라 b의 행위는 본건 특허의 침해에 해당하지 않는다는 이유로a의 소송 청구를 기각하였음. [3]
5) a는 2021년 3월 최고법원에 상소를 제기하였음.
6) 이후 a와 b는 구두로 화해에 합의하였고, a는 2021. 4. 16. 상소 취하를 신청하였음.
7) 최고법원은 a의 상소 취하 신청을 심리할 때 본건 화해계약이 역지불 합의에 해당할 수 있다고 판단하면서, 이러한 내용이 포함된 본건 화해계약이 <반독점법>이 금지하는 독점 협의에 해당될 수 있는지를 심리하였음.
II. 본건 판결에 대한 분석
1. 최고법원이 역지불 합의가 <반독점법>에 위반되는지의 여부를 심리한 근거
<반독점법>상 독점 협의에 해당되는지 여부에 대한 조사, 위법 여부 판단 및 처벌은 중국 공정거래 규제당국인 국가시장감독관리국에서 담당합니다.
그러나 <최고인민법원의 민사소송법 적용에 관한 해석(2021. 1. 1. 시행)>(이하 “민사소송법 사법해석”) 제337조에 따르면 당사자가 상소를 취하하는 경우 법원은 당사자의 행위의 적법성을 심사해야 합니다. 이에 따라 최고법원은 본건 분쟁이 특허침해분쟁으로 민사분쟁에 해당함에도 불구하고, 본건 분쟁과 관련된 본건 화해계약 상의 역지불 합의가 독점 협의에 해당하여 법에 위반될 가능성이 있다고 판단하면서 본건 화해계약을 심사한 것입니다.
2. 독점 협의 판단기준
본건 판결에서 최고법원은 특허권의 유효성에 반하는 행위를 하지 않는 것을 전제로 일정한 이익을 제공하기로 하는 역지불 합의가 <반독점법>상의 독점 협의에 해당되는지를 판단하는 핵심은 관련 시장의 경쟁을 배제, 제한하였는지의 여부이며 구체적인 판단기준은 다음과 같다고 판시하였습니다.
1) 관련 계약을 체결하고 실제 이행한 상황과 해당 계약을 체결/이행하지 않았을 경우를 가정한 상황을 비교.
2) 무효심판청구를 취하하지 않았을 경우 특허권이 무효로 인정될 수 있는지를 분석. 무효 가능성이 비교적 낮을 경우 해당 역지불 합의가 관련 시장의 경쟁을 실제로 배제, 제한할 가능성도 비교적 낮을 것이고, 무효 가능성이 비교적 높다고 판단될 경우에도 해당 역지불 합의로 인해 관련 시장에 경쟁적 손해를 초래하였는지 여부를 구체적으로 분석하여 독점 협의에 해당할 수 있는지를 판단해야 함. 특허권자가 관련 계약에서 무효심판청구를 취하하는 조건으로 정당한 이유 없이 높은 이익을 제공할 것을 약속하는 경우 무효 가능성이 높다고 판단할 수 있음.
3) 무효 가능성이 높은 경우, 관련 시장에 경쟁적 손해를 초래하였는지 여부 및 손해의 정도 분석.
- 특허권자의 관련 시장에서의 독점기간을 연장시켰는지.
- 실질적 및 잠재적으로 제네릭 제약회사의 시장 진입을 상당히 지연시키거나 배제하였는지.
3. 본건 <화해협의>에 대한 심리 결과
최고법원은 본건 <화해협의>가 “역지불 합의”의 외형 특징에 부합되나, 본건 특허의 보호 기간이 이미 만료되어 관련 위법 상태가 더 이상 존재하지 않으므로 적법성을 심사할 필요가 없다는 이유로 a의 상소 취하를 허가하였습니다.
III. 시사점
1. 법원도 <반독점법> 등 행정규제 위반 여부에 대하여 자발적으로 심사할 수 있음.
우리 기업이 중국에서 특허권 침해 소송을 제기한 후 1심 또는 상소심 과정에서 상대방과 협의하여 소 또는 상소를 취하하는 사례가 적지 않습니다. 이러한 경우 법원은 원고/상소인의 신청에 따라 무조건 소/상소의 취하를 허가하는 것이 아니라, 당사자들의 행위가 <반독점법> 등 행정규제 법령의 강행성 규정을 위반한 경우에는 취하를 허가하지 않을 수 있고, 심지어 위법 단서를 행정기관에 이첩할 수도 있습니다.
따라서, 당사자들이 합의하여 소/상소를 취하하고자 하는 경우에도 적법성 여부에 대해 사전에 검토할 필요가 있습니다.
2. 역지불 합의를 체결할 때 독점 협의에 해당되는 리스크를 고려해야 함.
한국은 10여년 전부터 이미 역지불 합의에 대한 반독점 규제를 진행해 왔으나[4], 중국의 경우 실무상 현재까지 경쟁당국이 역지불 합의가 <반독점법>에 위배된다는 이유로 처벌한 사례는 발견되고 있지 않습니다. 그러나 본건 판결 및 아래와 같은 최근의 중국 반독점법 관련 동향으로 볼 때, 향후 의약품 특허권자가 제네릭 제약회사와 역지불 합의를 달성하는 경우 <반독점법>에 위반되는 것으로 인정되어 국가반독점국으로부터 고액의 과징금 등 제재를 받게 될 가능성이 높을 것으로 보입니다.
- 2021년 5월, 국가반독점국은 공식 사이트[5]에 영국 경쟁당국(이하 “CMA”)이 글락소스미스클라인 및 일부 제네릭 제약회사의 역지불 합의가 경쟁을 제한하는 목적이 있고 경쟁법에 위배된다고 판단하면서 거액의 과징금을 부과한 사례를 등재하였습니다.
- 또한, 국무원 반독점위원회가 2021년 11월 공표한 <원료의약품 영역에 관한 반독점지침> 제6조 제1항 제(3)호의 원료의약품에 대한 규제 규정(원료의약품 생산업체가 그와 경쟁관계가 있는 다른 사업자와 원료의약품을 생산/판매하지 않고 기타 원료의약품 사업자가 보상하는 내용에 대해 합의하는 경우 <반독점법> 제13조에서 금지하는 수평적 독점 협의에 해당됨)도 의약품 역지불 합의가 독점 협의로 인정될 수 있는 것과 유사한 맥락인 것으로 보입니다.
따라서, 의약품 특허권자와 제네릭 제약회사 사이에 무효심판을 청구하지 않거나, 제네릭을 출시하지 않거나 또는 출시를 연기하는 등 내용을 포함하는 합의를 달성하고자 하는 경우 신중하게 처리할 필요가 있으며, 사전에 반독점 준법 검토를 진행하는 것이 바람직합니다.
- (2021) 最高法知民终388号
- 의약분야에서 의약품 특허의 무효를 주장하거나 또는 특허를 침해하지 않았다고 주장하는 제네릭 제약회사와 특허권자가 체결하는 합의로서, 제네릭 제약회사가 제네릭을 출시하지 않거나 출시를 연기하는 등 의약품 특허권의 유효성에 반하는 행위를 하지 않는 조건으로 특허권자가 제네릭 제약회사에게 일정한 경제적 이익(금원, 특허권 이용허락, 독점판매권 등)을 제공하기로 하는 합의를 의미하며, 영문으로는 “reverse payment settlement” 또는 “pay for delay” 등의 명칭으로 불립니다.
- (2019) 苏01民初1090号
- 대표적인 사례로는 신약 특허권자인 글락소 그룹 리미티드 등과 제네릭 제약회사(복제약사)인 동아제약(현 동아쏘시오홀딩스)에 대한 제재가 있으며, 공정거래위원회는 글락소 그룹 리미티드 등이 동아제약에게 국내 공동판매권을 부여하는 대신에 동아제약이 기 출시한 제네릭 약품의 생산·판매를 중단하고, 진행 중인 권리범위확인심판과 특허침해소송을 각각 취하한다는 내용으로 체결된 역지불 합의가 경쟁제한성이 있는 부당한 공동행위라고 판단하면서 글락소 그룹 리미티드 등 및 동아제약에게 시정명령과 함께 과징금을 부과하였습니다(공정거래위원회 의결 제2011-300호, 2014-154호).
- https://www.samr.gov.cn/fldj/zcyj/202105/t20210512_329400.html
