I. 개요 미국 특허청(USPTO) 산하의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)의 신임 원장(Chief Judge) Scott Boalick은 2025년 3월 24일 PTAB이 무효심판(inter partes review; IPR)의 개시(institution) 자체를 재량으로 기각(discretionary denial)할 수 있는 권한을 더욱 강화하는 중요한 가이드라인(“Boalick 메모”)을 발표했습니다. 참고로 PTAB은 특허 무효 여부를 판단하는 전문 기관 1 이고, IPR은 미국 법원 소송 내지 미국무역위원회(ITC)보다 비해 빠르게 진행되고 효율적인 비용으로 특허 유효성을 다툴 수 있는 절차로서, 특허분쟁을 제기당한 당사자가 유용하게 활용할 수 있습니다. 우리 기업들의 경우 미국에서 특허권자로부터 소송을 제기당할 경우 소송 초기 단계에서 문제되는 특허를 무효화할 수 있는 전략적 수단으로써 IPR을 적극 활용하며 특허 침해 소송에 대한 방어 전략의 핵심으로도 주로 사용해왔습니다. 또한 IPR이 성공적으로 개시될 경우 본안 소송의 진행을 중지(Stay)시켜 소송비용을 대폭 절감할 수 있는 방안으로도 적극 활용되었으므로 이러한 변화에 더욱 주목할 필요가 있겠습니다. 최근 IPR과 동시에 진행되는 소송 내지 무역위원회에서의 특허무효판단절차의 진행상황을 이유로 한 PTAB의 개시 비율이 감소해 오던 과정에서(실제로 IPR 개시 비율은 2013년 87%에서 2020년 55% 수준으로 하락) 이러한 가이드라인의 변화는 재량적 기각을 더욱 증가시키는 요인으로 작용할 것이 예상됩니다. II. 최근 정책 변화: Vidal 메모 폐지와 Boalick 메모 발표 Boalick 메모에 앞서 USPTO는 2025년 2월 28일 전 PTAB 원장 Kathi Vidal이 2022년 발표한 “Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation(병행 지방법원 소송이 있는 AIA 특허등록이후 절차에서의 재량적 기각에 대한 임시 지침)”(“Vidal 메모”)을 공식적으로 폐지하였습니다. Vidal 메모는 ITC 및 법원에서의 병행 소송을 이유로 한 PTAB의 기각 재량권을 제한하는 내용으로 IPR 청구인의 예측 가능성을 높이고 절차적 공정성을 확보하고자 한 것이었는데, Vidal 메모에서는 (1) 병행되는 ITC 소송을 근거로 하는 경우, (2) 청구인이 병행 소송에서 IPR 개시 신청서에 기재된 무효 주장이나 합리적으로 제기할 수 있었던 무효 주장을 주장하지 않겠다고 약정하는 경우(Sotera stipulation) 또는 (3) IPR 개시 신청서가 “강력한 무효 입증 증거(compelling evidence)”를 제시하는 경우에는 IPR 청구를 기각하지 않는다고 명시했습니다. 하지만 Vidal 메모의 폐지로 인해 PTAB은 2021년 Apple v. Fintiv(“Fi
